Merkregistratie

Een merk dat geen onderscheidend vermogen heeft, kan op basis van deze materiële vereisten nooit worden ingeschreven. Als de naam of het beeld van een merk de producten of diensten beschrijven, dan is een merkregistratie niet mogelijk. Een voorbeeld hiervan is Diesel. Dat kan wel worden geregistreerd voor kleding, maar niet voor brandstoffen of bijvoorbeeld een tankstation.

Dit is zo bepaald, omdat algemene woorden beschikbaar moeten blijven voor iedereen. Stel dat je ‘boekwinkel’ als merk registreert, dan zou je in theorie iedereen kunnen verbieden om het woord ‘boekwinkel’ te gebruiken en dat is natuurlijk niet wenselijk. Mooi voorbeeld uit Amsterdam van wat weer wel kan is het merk wat wel zou kunnen worden geregistreerd is ‘Kapper Bakker Autoverhuur’. Kapper en Bakker zeggen namelijk niks over autoverhuur.

Er is een aantal redenen waarom een merkregistratie belangrijk is en waarom bedrijven kiezen voor registratie van hun naam en logo. De belangrijkste is natuurlijk het monopolie dat je verkrijgt op het moment dat de registratie is afgerond. Zonder merk mag iedereen jouw naam gebruiken. Je krijgt dus echt een alleenrecht in de Benelux, EU of andere landen waar je registreert en niet alleen binnen jouw regio en branche zoals bij de beperkte bescherming van de handelsnaam het geval is.

Daarnaast is het goed om te weten dat je een geregistreerd merk als activa op de balans kunt zetten. Dit betekent dat het een bezit is van het bedrijf en daarom kan worden meegenomen bij de waardebepaling bij eventuele verkoop.

Belangrijker dan dit laatste is natuurlijk dat je concurrentie buiten de deur kunt houden. Soms wordt wel gedacht dat dit toch niet gebeurt, maar het zal je verbazen hoeveel partijen maar wat graag willen proberen te profiteren van jouw naamsbekendheid als het eenmaal lekker gaat. Dat je dit niet moet willen, komt voornamelijk omdat het voor verwarring zorgt.

Stel dat jouw kledingmerk PATSBOEM is en ik zie dat hangen in een kledingzaak, maar ik koop het niet. Twee weken later loop ik een andere winkel in en zie ik eindelijk weer dat merk hangen en koop ik POTSBOEM.

Helemaal blij kom ik thuis, maar dan blijkt het shirt na een keer wassen al te rafelen en te scheuren. Goede kans dat iemand dan een negatieve review achterlaat op internet over jouw merk en dat terwijl het niet eens de kleding was van jouw bedrijf. Dat moet je echt niet willen.

Als bezwaar wordt gemaakt tegen registratie van jouw merk, dan heet dat oppositie tegen een merkregistratie. Dit betekent dat een ouder merk van mening is dat die van jou te veel lijkt op dat van hen en daarom niet ingeschreven mag worden.

Dit wordt vaak ingeluid door een brief waarin de tegenpartij aangeeft dat ze eisen dat je jouw registratie terugtrekt, omdat ze anders oppositie instellen. Het kan ook zo zijn, dat je zonder eerder bericht bezwaar krijgt en dat dan pas wordt geëist dat je de registratie intrekt.

Overigens is het ook heel gebruikelijk dat de partij die bezwaar maakt open staat voor onderhandeling. Dit betekent dat je bijvoorbeeld overeen kunt komen dat een registratie door mag gaan als je een bepaalde klasse schrapt of als je een overeenkomst sluit waarin je aangeeft dat je in de hele EU actief zal zijn, maar niet in het land van de partij die oppositie in wil dienen.

Het is mogelijk om de registratie van een merk over te dragen aan een andere partij door middel van een akte van overdracht. Deze moet worden opgesteld en ingediend om een merk aan een andere partij te kunnen overdragen. Dit geldt voor de Benelux, in de EU is zo’n akte niet verplicht.

Een merkregistratie is altijd tien jaar geldig. De duur van de registratie kan vanaf 6 maanden voor tot 6 maanden na de vervaldatum worden verlengd. Als je na de vervaldatum verlengd, betaal je extra leges en is verlenging dus duurder, omdat het in de délai de grace periode valt.

Bij een registratie in België, Nederland en Luxemburg betaal je geen BTW over de leges van 248 euro en bij het EUIPO niet over 850 euro aan leges in de eerste klasse, 900 euro bij twee klassen en daar bovenop elke keer geen BTW over 150 euro per klasse vanaf drie klassen. Over het tarief van het bureau voor de merkregistratie dat je inschakelt betaal je 21 procent BTW.

De voordelen van een merkregistratie zijn helder. Je krijgt een monopolie op de merknaam, het beeld of de combinatie daarvan. Dit is breder en sterker dan een handelsnaam, want daarmee kan je alleen jouw bedrijfsnaam beschermen in je eigen branche en regio. Met de registratie van merken kun je ook de namen van jouw producten en diensten beschermen. Wat veel mensen niet weten is dat het handelsnaamrecht geen logo’s dekt en dat je die daarmee dus niet kunt beschermen.

Ook kan je een geregistreerd merk als bezit op de balans zetten en daardoor meenemen in de waardebepaling bij eventuele verkoop. Een niet-geregistreerd merk zal nooit geld waar zijn.

Elk merk valt in één of meerdere klassen. Deze klassen vormen de beschermingsomvang van het merk en daarom is het essentieel dat deze volledig geoptimaliseerd worden. De classificatie opstellen gaat vaak fout als partijen besluiten om zelf te registreren. De ernst daarvan merk je pas als een ander merk een vergelijkbare of dezelfde naam registreert voor identieke of gelijkende producten of diensten, maar dan is het vaak te laat en daarom wordt er door de meeste bedrijven voor gekozen om een merkenbureau met merkengemachtigden in te schakelen.

We kennen een systeem met 45 categorieën. De eerste 35 klassen beschermen de waren en de laatste tien bevatten de diensten.

Bij een merkregistratie te kwader trouw kun je een doorhalingsprocedure starten. Je eist dan nietigheid van een merk, wat betekent dat het merk na vernietiging wordt geacht nooit te hebben bestaan.

Een merkregistratie vernieuwen is redelijk eenvoudig, omdat je niet meer de hele procedure hoeft te doorlopen. Andere merken kunnen dus geen bezwaar maken tegen vernieuwing.

Het verlengen van de registratie kan vanaf 6 maanden voor de vervaldatum tot 6 maanden na die datum. Daarna is het merk echt vervallen en verlies je dus alle opgebouwde rechten.

Sommige partijen denk slim te zijn door het merk opnieuw in te dienen, omdat dit goedkoper kan zijn, maar vergeten daarbij even dat je dan wel opnieuw de hele procedure moet doorlopen en er dus inmiddels merken kunnen zijn die bezwaar maken tegen jouw nieuwe registratie waardoor je niet opnieuw kunt registreren.

Daarnaast verlies je alle opgebouwde rechten en kun je dus geen beroep meer doen op de bescherming van tien(tallen) jaren.