Hoe werkt een merkregistratie in de Verenigde Staten?

Een merkregistratie in de Verenigde Staten werkt net even anders dan in de meeste andere landen wereldwijd en daarom is het belangrijk om te ontdekken hoe je jouw merk kunt registreren in de Verenigde Staten.

Gratis onderzoek

Voordat wordt ingediend checken onze merkengemachtigden jouw merken natuurlijk uitvoerig.

Online regelen

Bepaal de klassen met onze tool en dien zelf je merk in of kies ervoor om onze ervaring te gebruiken.

Goedkoop

Omdat je zelf heel veel kunt regelen en wereldwijd kunt indienen waar jij wilt, is de registratie super goedkoop.

Hoe ziet het proces voor merkregistratie in Amerika eruit?

Het proces voor merkregistratie in de Verenigde Staten kent zes stappen. Deze stappen van het process zijn:

  1. Aanvraag
  2. Onderzoek
  3. Publicatie
  4. Oppositietermijn
  5. Inschrijving merk
  6. Onderhoud

In de Verenigde Staten heb je eigenlijk twee merkenregisters. Dit zijn het principal register en het supplemental register. Het principal register is voor inherently distinctive trademarks. Merken kunnen overigens na vijf jaar incontestible worden.

Het supplemental register is voor merken die onderscheidend kunnen worden door het gerbuik ervan. Deze merken worden niet onaantastbaar.

Als een merk niet onderscheidend is kan je kiezen voor registratie in het supplemental register. Na vijf jaar kan je dan op basis van deze inschrijving en het gebruik een registratie in het principal register nemen. Oppositie kan alleen in het principal register.

Als je een inschrijving hebt in het supplemental register, mag je overigens ook het trademark symbool gebruiken en heb je geen verklaring tot gebruik nodig.

Werk met ons

Wat zijn de kosten voor merkregistratie in de Verenigde Staten?

De kosten voor registreren van merken in de Verenigde Staten zijn opgebouwd uit leges en de kosten van een advocaat. De tarieven voor registratie in Amerika vind je hieronder:

Beschikbaarheidscheck

1 klasse

Meer klassen mogelijk

10 jaar bescherming

Verlengen altijd mogelijk

Wat zijn de eisen voor registratie in de Verenigde Staten?

Het individuele merk kent minimum aantal eisen om een datum voor merkregistratie te kunnen verkrijgen voor jouw merk in de Verenigde Staten, te weten:

  • Naam aanvrager
  • Correspondentie adres
  • Duidelijke weergave van het merk
  • Lijst van goederen en diensten
  • Officiële leges voor minimaal 1 klasse

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om een collectief merk in te dienen. Daarvoor gelden dezelfde vereisten als voor het individuele merk, plus de uitleg wat de de relatie met de aanvrager is is en hoe het gebruik gemonitord zal worden

Tot slot kent de Verenigde Staten een certification mark. Daarvoor gelden ook de eisen van het individuele merk, plus:

  • Voorwaarden voor gebruik
  • Toezicht door eigenaar van het merk
  • Geen gebruik door eigenaar van het merk
  • Regelgeving.  

Hierbij is wel belangrijk om op te merken dat een certification trademark niet mag worden geregistreerd als individueel of collectief merk.

Na het voldoen aan de eisen voor het verkrijgen van een registratiedatum, wil je ook voldoen aan de basisvereisten zodat je kunt indienen. Dit zijn:

  • Gebruik
  • “intentie tot gebruik”
  • Aanvraag of registratie door basisregistratie
  • Eigenaar van een internationaal merk mag op basis van het Protocol van Madrid uitbreiden

Vervolgens is het belangrijk om te voldoen aan de eisen voor het registreren van een merk in de Verenigde Staten, dit zijn:

  • Naam, adres en juridische entiteit van de aanvrager
  • Staat van oprichting
  • Betaling van de leges
  • Waren en diensten waarvoor de aanvraag wordt ingediend

Dit moet heel specifiek worden gedaan, enkel het aangeven van ‘software’ in klasse 9 of ‘kleding’ in klasse 25 is niet voldoende.

  • Vermelding en indicatie van het merk
  • Indien nodig een claim van voorrangsrecht
  • Lokaal adres voor correspondentie
Wanneer is sprake van gebruik in Amerika?

In Amerika moet je een merk gebruiken of de intentie tot gebruik ondertekenen om te kunnen registreren. Dit moet natuurlijk ook beoordeeld worden. Om te onderzoeken of een trademark naar behoren wordt gebruikt, maken we gebruik van de ACID-test.

Adjective – use as an adjective

Consistent – in a consistent manner

Identify – identify as a trademark

Distinctive – Depict the mark in such a manner that it stands out from the surrounding text

Ook moet het gebruik inter state zijn. Dit betekent dat gebruik in één staat niet genoeg is.

Wat is de goedkoopste manier voor merkregistratie in de Verenigde Staten?

In theorie is zelf registreren de meest voordelige manier. De kosten zijn dan tussen de 225 en 275 dollar. Probleem is echter dat je tegen veel problemen aan kunt lopen, omdat het proces in de USA extreem ingewikkeld en veeleisend is. Je maakt daardoor snel fouten zonder dat je dat zelf doorhebt en dan ben je je registratie en je geld kwijt. Ook kan een registratie zorgen voor aansprakelijkheid als je bijvoorbeeld het MM18 formulier invult, maar het toch niet gaat gebruiken als merk.

Een ander voorbeeld is onjuiste classificatie. Hoofddeksels is bijvoorbeeld onvoldoende volgens het USPTO. Dit is namelijk meer dan alleen petten uit klasse 25, het kunnen namelijk ook veiligheidshelmen uit klasse 9 zijn.

Kies je voor de goedkoopste manier om te registreren in de Verenigde Staten, dan moet je er ook de gevolgen kennen van het ondertekenen van de ‘intentie tot gebruik-verklaring’. Als je deze verklaring invult en tekent, maar het merk niet op die manier gaat gebruiken, dan bestaat er een kans dat andere bedrijven je aansprakelijk stellen op grond van kwader trouw.

Overigens kan een registratie ook bij het aantonen van gebruik nog worden geweigerd. Dit is gebeurd bij een registratie voor hennep en CBD-olie. Dit kwam niet voor in de omschrijving van de waren en de verklaring met de intentie tot gebruik, maar kwam aan het licht toen gebruik moest worden aangetoond en daarom werd het merk op dat moment alsnog geweigerd.

merkregistratie verenigde staten
Hoe werkt het merkenrecht in Amerika?

Het Amerikaanse merkenrecht kent een declaratief systeem. Dit houdt in dat je al rechten krijgt door het eerste gebruik van een merk in het handelsverkeer. Hierdoor lijkt een merkregistratie overbodig, maar dat is niet waar. Een merkregistratie is belangrijk, omdat het noodzakelijk is als je een beroep wilt doen op je rechten als bijvoorbeeld sprake is van inbreuk.

In de meeste andere landen geldt een attributief systeem, waarbij je geen rechten krijgt door gebruik, maar deze pas ontvangt op het moment dat je een merk registreert.

Wat kun je als merk registreren in de Verenigde Staten?

De Verenigde Staten zijn verder met de mogelijkheden voor merkregistraties dan andere landen. Zo kan je naast een woord of logo ook symbolen, geluiden, smaken, kleuren, verpakkingen, product vormen of een combinatie van deze soorten registreren als merk.

Bijzonder is de mogelijkheid tot registratie van interieur en exterieur. Zo zijn de winkels van Apple beschermd als merk. Ook beweging vastleggen als merk is mogelijk in de US.

Het vastleggen van namen is lastiger. Zo kan alleen een achternaam nooit een merk zijn en een voornaam en achternaam komt alleen in aanmerking voor registratie op het moment dat de naamgever erbij betrokken is. Stel dat het gaat om John Doe en John is al overleden, dan zal zijn bedrijf veel moeilijkheden tegenkomen bij het indienen van deze bedrijfsnaam als merk.

Welke services zijn van belang na registratie in Amerika

Na 5 a 6 jaar krijg je te maken met de sectie 8 verklaring. Dit is de verklaring tot gebruik of verontschuldiging voor niet gebruiken. Na 10 jaar speelt de combinatie van sectie 8 & sectie 9. Dit zijn de statement of use or excusable non-use and renewal. Vanaf 5 jaar maak je kennis met de sectie 15 verklaring, oftewel onaantastbaarheid.